——評析北美信托集團與商標評審委員會商標申請駁回復審行政案

【要旨】

欺騙性標志的認定可以從標志指向、整體誤導性、欺騙可能性、使用的商品類別和注冊主體、判斷主體、誤認程度等方面予以考慮。

【案情】

申請商標系第12414773號“北美信托銀行”商標，申請人為北美信托集團，申請日為2013年4月12日，指定使用在第42類的研究與開發（替他人）、計算機硬件設計和開發咨詢等服務上。

針對申請商標的注冊申請，商標局作出《商標駁回通知書》，對申請商標的注冊申請予以駁回。北美信托集團不服，于法定期限內向商標評審委員會提出復審申請，請求對申請商標的注冊申請予以初步審定。商標評審委員會作出被訴決定，以申請商標構成2013年修正的商標法（下稱2013年商標法）第十條第一款第（七）項所指情形為由，決定：駁回申請商標的注冊申請。

北美信托集團不服，向北京知識產權法院提起行政訴訟。

法院查明，中國銀監會批文、金融許可證書、媒體報道、北美信托集團在美國注冊的“Northern Trust Bank”商標及美國北美信托銀行有限公司北京分行（下稱北美信托銀行北京分行）出具的授權證明等載明：1、北美信托銀行北京分行系北美信托銀行在中國的分支機構。2、北美信托銀行北京分行確認“Northern Trust Bank”是北美信托銀行在商業中使用的商號/商標，且前者正在中國使用該商號/商標以及對應的中文翻譯“北美信托銀行”。北美信托銀行北京分行授權北美信托集團，為前者的利益在中國使用和申請注冊“北美信托銀行”和“Northern Trust Bank”商標，并在以后成為該等注冊商標的所有人。3、北美信托集團是北美信托銀行的銀行控股母公司，因此前者與北美信托銀行北京分行之間不存在任何權利和利益沖突。此外，北美信托集團還提交了其他已注冊的與申請人名義不一致的商標檔案、（2013）高行終字第1974號行政判決書等，以證明申請商標的注冊使用方式不會使相關公眾產生誤認。

【判決】

北京知識產權法院認為，申請商標所包含的企業名稱“北美信托銀行”與北美信托集團并不存在實質性差異，該商標未構成2013年商標法第十條第一款第（七）項所指情形。依據《中華人民共和國行政訴訟法》第七十條第（二）項之規定，判決：一、撤銷被訴決定；二、商標評審委員會重新作出決定。

商標評審委員會不服，提起上訴。北京市高級人民法院依照《中華人民共和國行政訴訟法》第八十九條第一款第（一）項之規定，判決：駁回上訴，維持原判。

【評析】

2001年修正的商標法（下稱2001年商標法）第十條第一款第（七）項規定：夸大宣傳并帶有欺騙性的標志不得作為商標使用。2013年商標法對該條款重新作了調整，刪除了“夸大宣傳”，增加了“容易使公眾對商品的質量等特點或者產地產生誤認的”規定。該增刪內容反映了多年來商標審查和司法認知的變化，也為該條款的法律適用提供了新的內涵。盡管全國人大法制工作委員會編制的2013年商標法釋義對該項的釋義還是基本沿用了2001年商標法的釋義，認為故意夸大宣傳并帶有欺騙性的標志禁止作為商標使用，未見立法機關的具體修改意見。但從實際適用角度，筆者認為該條款修改至少能解決兩點問題：

一方面，解決了2001年商標法適用條件太嚴，范圍太窄問題。2001年商標法第十條第一款第（七）項在適用時必須考慮兩個要件，即“夸大宣傳”和“帶有欺騙性”，兩個要件同時成立，方可適用。最高人民法院《關于審理商標確權授權行政案件若干問題的意見》認為，有夸大成分但不足以引人誤解的標志，不構成2001年商標法第十條第一項第（七）款的規定。實踐中，很多欺騙性標志不一定夸大宣傳，但這種欺騙性卻又可能誤導公眾，如何處理？2001年商標法未予解決。目前，世界上大多數國家都只把“欺騙性”作為拒絕注冊的理由之一，并非必須要“夸大宣傳”。《保護工業產權巴黎公約》第六條之五規定，違反道德或公共秩序，尤其是具有欺騙公眾性質的商標得拒絕注冊并使之無效。可見，帶有欺騙性的標志無論是否存在夸大宣傳的情形，都應當禁止作為商標使用。

另一方面，解決了2001年商標法對“帶有欺騙性、容易使公眾誤認”標志的法律適用爭議。由于2001年商標法第十條第一款第（七）項適用條件限制，商標審查和評審機關為有效遏制違反社會道德或損害相關公眾利益的行為，在一些案件中主動擴大適用2001年商標法第十條第一款第（八）項的“不良影響”規定。比如《商標審理與審查標準》認為，“容易誤導公眾的”或者“商標由企業名稱構成或者包含企業名稱，該名稱與申請人名義存在實質性差異，容易使公眾發生商品或者服務來源誤認的”的標志構成“不良影響”。但“欺騙性標志”一般侵害的是相關公眾的利益，而“不良影響”主要針對的是公序良俗，兩者屬性還是存在差異的。尤其是最高人民法院《關于審理商標確權授權行政案件若干問題的意見》第3條規定，“不良影響”為標志或者其構成要素是否可能對我國政治、經濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產生消極、負面影響，僅損害特定民事權益的，不宜認定構成“不良影響”。在此情況下，2013年商標法對第十條第一款第（七）項的修改，使得對商品的質量等特點或產地產生誤認的情形有了新的法律依據，可以部分消除目前關于“其他不良影響”在理解和適用上的爭議。

既然2013年商標法第十條第一款第（七）項規定能夠解決上述問題，由于適用要件的調整，該條款規定的欺騙性標志如何認定，目前尚未有進一步明確的解釋或司法意見。但2013年商標法第十條第一款第（七）項作為標志禁止注冊和使用條款，從字面理解，“容易使公眾誤認”應為該項的重點考量要件，“帶有欺騙性”是對產生“誤認”限定。一般而言，商業標志在使用中，容易誤導公眾、產生誤認的原因可能有多種，而該項僅對“帶有欺騙性”進行了規制。結合該項的立法宗旨溯源和理解，在認定某標志是否構成“帶有欺騙性、容易使公眾誤認”時，宜主要從以下幾點予以考慮：（1）標志指向的是不是對商品或服務本身屬性的欺騙和誤認，而非商品或服務提供主體的誤認；（2）標志及其構成要素是否具有欺騙性，應以相關公眾從整體上看是否被誤導；（3）標志具有欺騙的可能性，而未必已經實際產生欺騙；（4）應當考慮使用商品的類別和注冊主體的差異；（5）以相關公眾為判斷主體，判斷是否易被“欺騙”和“誤認”；（6）由于欺騙性描述所導致的“誤認”需要達到一定的程度。

當然，由于2013年商標法第十條第一款第（七）項的誤認主要是針對商品或服務特點和產地，所以，當某個標志指定使用的商品或服務可能即為該標志所描述的特點或來自該產地，該標志可能因此缺乏顯著性，適用2013年商標法第十一條禁止注冊。同時，該標志若指定使用在其它類似或相關聯商品或服務上，又可能因為該商品或服務不具有該標志所指示的內容，從而產生欺騙誤導相關公眾，適用2013年商標法的第十條第一款第（七）項（2001年商標法時可能適用第十條一款八項的“不良影響”規定）禁止使用。此種情形的標志，可能同時適用上述兩條款項予以禁止注冊。

該案中，申請商標并不直接指向“研究與開發（替他人）、計算機硬件設計和開發咨詢”等服務的特點，進而產生欺騙和誤認。根據北美信托銀行北京分行出具的授權證明，北美信托集團系北美信托銀行的控股母公司，該分行作為北美信托銀行在中國的分支機構，授權北美信托集團在中國使用和注冊申請商標，北美信托集團與北美信托銀行北京分行之間存在事實上的關聯關系，申請商標所包含的企業名稱“北美信托銀行”與北美信托集團并不存在實質性差異，相關公眾從整體上看申請商標不會被誤導。雖申請商標與北美信托集團名稱存在不一致，但鑒于北美信托集團與北美信托銀行北京分行具有的關聯關系及利益一致性，且申請商標的注冊與使用亦得到了北美信托銀行北京分行的授權認可。作為“研究與開發（替他人）、計算機硬件設計和開發咨詢”等服務的相關公眾，并不會因為北美信托集團將申請商標注冊在上述服務上，而產生對服務的質量等特點產生誤認。北美信托集團將 “北美信托銀行”申請注冊為商標符合銀行業對標志使用的慣例，申請商標并不帶有欺騙性。故申請商標的注冊申請不屬于2013年商標法第十條第一款第（七）項規定的情形。